Les (bonnes) questions à se poser avant de déposer une marque ! AVOCATIA, Avocats au Barreau de Marseille

Il semble a priori très simple de déposer une marque.

En effet qu’il s’agisse de déposer une marque française, voire même une marque communautaire, les sites de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) ou de l’EUIPO (Office Européen de la Propriété Intellectuelle) propose des formulaires de dépôt en ligne tout à fait accessibles.

Mais la réalité est bien plus complexe, et les risques sont nombreux pour chaque dépôt :

Rejet pur et simple de la demande et perte des frais engagés qui ne sont pas remboursés (au minimum 210 euros pour dépôt d’une marque française, et 850 euros pour un dépôt européen)
Procédure d’opposition à l’enregistrement de votre marque par un tiers (qui peut être intentée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de votre demande d’enregistrement
Action en nullité de la marque qui peut être intentée par un tiers ou votre concurrent bien après son dépôt
Devenir soi-même contrefacteur d’une marque antérieure ou d’un droit antérieur

Pour limiter ces risques et optimiser votre dépôt, voici donc les (bonnes) questions, à se poser avant de déposer une marque :

1 – Ma marque est-elle descriptive des produits et services que je commercialise ?

Un signe décrivant de manière trop évidente ou trop parlante vos activités ne peut être enregistrée à titre de marque.

Ainsi, une marque trop « descriptive » des produits et services que vous commercialisez ou de leurs caractéristiques, sera considérée comme nulle, cette condition de validité étant, au demeurant, la seule pour laquelle l’INPI ou L’EUIPO opère un contrôle.

Au-delà de ce risque de nullité, une marque trop « descriptive » constituera, à tout le moins, une marque dite « faible » juridiquement. Autrement dit, vous aurez de grandes difficultés à interdire son utilisation par des tiers, ce qui pourtant constitue le principal objectif d’un dépôt de marque !

Il est donc vivement conseillé de déposer un marque dite « distinctive », c'est à dire une marque dont les termes n’ont aucun lien direct ou indirect avec vos activités

2 – Quels sont les produits et services que j’entends commercialiser sous cette marque ?

Conformément au principe dit de « spécialité », une marque ne vous protègera que pour les produits et services que vous désignez au moment du dépôt, des marques identiques pouvant parfaitement coexister dès lors que leurs titulaires ont des activités différentes. La marque « MONT BLANC » en est le parfait exemple.

Dans les faits, deux erreurs sont ainsi fréquemment commises :

- La première est le fait de se limiter aux produits et services standards listés par l’INPI sous chaque « classe » de produits de services, alors que ces derniers ne sont en réalité que des exemples permettant d’expliciter la catégorie concernée.

On peut ainsi fréquemment constater des dépôts de marques qui ne visent pas précisément, voire même pas du tout l’activité principale de son déposant.

- La seconde est le fait de viser de trop nombreux produits et services, alors même que le déposant ne commercialise pas et n’entend pas commercialiser à court ou moyen terme lesdits produits et services.

En plus d’être inutile (étant rappelé qu'une marque doit faire l’objet d’une exploitation effective pour chaque produit et service visé) , un tel choix augmente, au contraire, les risques d’actions de tiers qui n’auraient peut-être pas agi en cas de dépôt véritablement circonscrit au domaine d’activité du déposant.

Il est donc fondamental de bien déterminer la liste des produits et services qui vous intéressent, c’est-à-dire uniquement et précisément ceux que vous proposez ou entendez commercialiser à court ou moyen terme sous votre marque.

3 – Une marque antérieure identique ou similaire a-t-elle déjà été déposée pour des produits et services identiques ou similaires ?

Il faut tout d’abord savoir que l’INPI ou l’EUIPO n’opère aucun contrôle a priori quant à la disponibilité d’un signe avant de publier une demande, cette recherche relevant de la seule responsabilité du déposant qui prend le risque d’une opposition ou d’une action en nullité.

Il est donc indispensable d’opérer cette vérification avant tout dépôt de marque, l’INPI proposant sur son site de commander une recherche de disponibilité à l’issue de laquelle des résultats bruts vont seront transmis qu’il conviendra encore d’analyser et d’interpréter.

Il faut également savoir que cette recherche ne doit pas se limiter aux seules marques antérieures mais à l’ensemble des droits pouvant constituer des antériorités, tels que listés à l’article L712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, à savoir :

une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;
des droits d'auteur ;
des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
des droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale.

4 - Qui sera le titulaire de la marque ?

Une marque peut être déposée par une personne physiques, par une société (qui peut être en cours de constitution) ou par plusieurs personnes (qui détiendront la marque en copropriété).

Le choix du titulaire engendrera des conséquences juridiques et fiscales qu’il est important d’anticiper.

D’un point de vue stratégique, le créateur d’entreprise pourra, par exemple, choisir de déposer sa marque à son nom et concéder une licence d’exploitation à son entreprise, et ce afin de se constituer éventuellement une autre source de revenus, et surtout un actif immatériel pouvant être valorisé et revendus lors d’une levée de fond.

***

En définitive, si en matière de dépôt de marque, le recours à un avocat n’est pas obligatoire il demeure vivement recommandé compte tenu de l’importance stratégique de ce qui constitue le premier et principal actif immatériel d’une entreprise.

Pour toutes questions ou besoin d’accompagnement en matière de dépôt de marque, notre Cabinet d’avocats situé à Marseille, reste à votre disposition.

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